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Markenrecht

EuGH zur Unterscheidungskraft einer konturlosen Farbmarke

Mit Urteil vom 19.06.2014 hat sich der EuGH in den verbundenen Verfahren C-217/13 und C-218/13 mit der Unterscheidungskraft einer konturlosen Farbmarke der Farbe Rot auseinandergesetzt. Ausgangspunkt des Verfahrens war die Anmeldungen einer konturlosen Farbmarke durch den Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V. beim Deutschen Patent- und Markenamt. Zunächst war die Eintragung der Marke zurückgewiesen worden. Die dagegen eingelegte Erinnerung hatte Erfolg, weil das Deutsche Patent- und Markenamt feststellte, dass eine Durchsetzung der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG stattgefunden habe. Deshalb komme der Marke Unterscheidungskraft für die damit beworbenen Dienstleistungen zu, führte das Deutsche Patent- und Markenamt aus. Daraufhin beantragte die österreichische Oberbank AG die Löschung der Marke, weil dieser Unterscheidungskraft gerade nicht zukomme. Das Deutsche Patent- und Markenamt wies den Löschungsantrag zurück und berief sich in seiner Begründung darauf, dass die Marke zwar nicht originär unterscheidungskräftig sei, jedoch aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, was u.a. durch eine Verbraucherbefragung im Jahr 2006 vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. nachgewiesen worden sei. Aus den gleichen Gründen wie die Oberbank AG ging auch die spanische Banco Santander AG gegen die Marke vor. Beide Verfahren wurden vom Deutschen Patent- und Markenamt verbunden und die jeweiligen Anträge zurückgewiesen.

Sowohl die Oberbank AG als auch die Banco Santander AG legten gegen diese Entscheidung Beschwerde zum Bundespatentgericht ein. Dieses rief den EuGH an, um klären zu lassen, wie die Regelungen der europäichen Richtlinie 2008/95/EG, auf denen die maßgeblichen Regelungen des deutschen Markenrechts beruhen, auszulegen sein. Mit folgenden Fragen hatte sich der EuGH auf ihn zu befassen:

1.Ist Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG so auszulegen, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marken von mindestens 70 % ergibt?

2.  Ist Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95/EG so auszulegen, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Ungültigerklärung einer nicht originär unterscheidungskräftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen ist, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben wurde, wenn der Inhaber der streitigen Marke geltend macht, dass sie jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, und das vorlegende Gericht hierzu angibt, dass das deutsche Recht dahin auszulegen sei, dass die Bundesrepublik Deutschland von der Befugnis in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie keinen Gebrauch gemacht habe?

3. Ist Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen, dass er es verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Löschungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte?

Der EuGH setzte sich ausführlich mit diesen Fragen auseinander und erkannte dann für Recht:

Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70 % ergibt.

Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Ungültigerklärung einer nicht originär unterscheidungskräftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen ist, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben wurde. Unerheblich ist insoweit, dass der Inhaber der streitigen Marke geltend macht, sie habe jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor ihrer Eintragung, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.

Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Löschungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.

Stand 22. Juni 2014

Rechtsanwalt Dr. Philipp Usadel LL.M.

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